특허침해, 무효 증명에 관한 문의 드립니다. 재질문입니다.

안녕하세요. 전승열 변리사입니다.

답변을 여러번 올려주셨는데 확인이 늦어 정말 죄송합니다.

퇴직한 직원이 직무에 관련하여 특허를 출원하여 문제가 되는 일이 빈번하게 일어나고 있습니다.

동영상이라는 증거가 남아있어 다행입니다.

먼저 위 사건에서 중요하게 다루어져야 할 것은

1. 직무발명에 해당하는지?

   직무발명에 해당한다면 회사는 법정 무상실시권을 가질 수 있어 특허 침해를 피할 수 있어 판단이 중요합니다. 직무발명의 해당여부는, 해당 직원의 직무에 관련되었는지, 사용자의 업무에 속하는지, 재직 중에 '완성'되었는지가 중요합니다(발명진흥법제2조) 일반적으로는 퇴직 후에 '완성'된 경우는 직무발명이 아닌 자유발명으로 취급되어 해당 특허에 대한 법정실시권은 가질 수 없습니다.

   사안을 볼 때 제작 영상이 있다는 점에 비추어, 발명의 완성은 이미 재직 중에 이루어졌고 사용자의 사업영역에 해당하며, A직원이 재직 중 직무와 관련성도 상당해보입니다. 따라서 직무 발명이라는 가정 아래 답변 드리겠습니다.

2. 직무발명이라면?

   대기업의 경우는 약간 다릅니다. 질문자님의 회사가 대기업이 아니라는 가정 아래 답변드립니다.

   직무발명제도는 회사에서 직무에 관하여 발명한 종업원에게 일정한 보상금을 지불하고 회사는 이에 관한 권리를 승계하거나 무상으로 실시할 수 있도록 합니다. 회사에 직무발명에 대한 예약승계규정이 존재하는지가 중요합니다.(발명진흥법제10조)

   예약승계에 대해 취업규칙, 근로계약서 등에 지침 등이 있고 이를 종업원이 묵시적으로라도 동의한 경우, 예약 승계규정이 인정됩니다.

3. 예약 승계 규정 유무에 따른 취급

   예약승계 규정이 있는 경우, 종업원은 직무발명을 완성하고 지체없이 그 사실을 회사에 문서로 통지할 의무가 있습니다.(발명진흥법제12조)

   통지가 없는 경우, 종업원의 동의 아래 회사는 무상으로 법정통상실시권을 갖게 됩니다. 승계의사를 통지하였다면 사용자가 권리를 가지고 대신 종업원에 보상을 해야합니다. 종업원이 권리를 승계하지 않을 것임을 통지한 경우라면 사용자는 무상의 법정통상실시권을 종업원 동의와 무관하게 갖습니다. 다만 사용자가 특허에 관한 권리를 승계받지 못하면 종업원이 특허를 출원할 권리 등을 가집니다.

   예약승계 규정이 없다면, 종업원의 의사에 따릅니다. 종업원이 양도의사가 있으면 사용자가 권리를 승계받고, 그렇지 않다면 사용자는 종업원 동의와 무관하게 무상의 법정통상실시권을 가집니다.

4. 대응방안

   질문자님의 상황이 중소기업이고, 예약승계규정도 없는 경우라는 가정 아래 말씀드립니다.

   *예상승계규정이 있는 경우에는 이를 무시하고 출원한 퇴사 직원은 업무상 배임죄에 해당할 수 있습니다.

   https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2012%EB%8F%846676

   위 가정에 따른 귀사에 적절한 소송에 대한 대응방안, 1. 무대응 2. 답변서 3. 무효심판 4. 협상

   경고서면이나 메일에 쉽게 침해사실을 인정하지 마십시오. 향후 소송에 불리하게 작용할 수 있습니다.

   해당 특허를 무효화하는 방안이 종국적으로 깔끔할 수 있겠으나, 당사에 도움이 되는 특허라면 협상을 통해 매입을 하는 방안도 가능합니다. 다만, 귀사의 실시가 해당 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 면밀히 검토해야합니다. 권리범위가 허술하거나 얼토당토 않을 수 있습니다. 그렇지 않더라도 실시 기술이 특허권리범위에 포함되지 않는 일은 제조 방법 중 불필요한 단계 하나만 생략해도 특허 침해 회피가 가능합니다. 좋은 특허이나 귀사 실시기술과 차이가 있으면 소송상 합의 등을 통해 특허를 매입하고, 질나쁜 특허이고 실시기술과도 차이가 있다면 그때 무효전략을 생각해보아도 됩니다. 원만한 해결을 원하신다면 이 단계에서 위 사항을 들어 소송을 하여도 퇴사 직원이 패소할 것이니 적당한 협의를 보시면 좋습니다.

   만약 매입 의사가 없으시고 귀사 실시기술이 해당 특허 권리범위에 속한다면 먼저 생각할 수 있는 것은 직무발명에 따른 법정통상실시권을 가진다는 대응입니다. 위 직무발명에 대한 규정을 들어 이는 직무발명에 해당하며 당사는 법정통상실시권을 무상으로 가지므로 이는 정당한 권원에 의한 실시인 바 특허침해가 아니라는 답변서를 제출하십시오. 또한 소송외에서 위 사실을 들어 원만하게 해결을 보셔도 좋습니다.

6. 신규성 등 이유로 무효심판 청구 가부 등

   해당 동영상 증거는 신규성 불비 사유보다는 직무발명에 해당한다거나 공동출원 규정을 어긴 등록발명이라는데 이용될 수 있다고 봅니다.

   회사 업무를 위해 촬영한 영상물은 제3자에게 공개된 바가 없고 회사 직원은 비밀유지 의무가 있어 출원 전 촬영되었더라도 이를 이유로 신규성 위반 무효사유가 있다고 보긴 어렵습니다.

   즉, 위 동영상을 들어 이는 직무발명임을 주장할 수 있습니다.

   그리고 중요한 것은 동영상에 등장한 타 직원들이 있는 경우 발명의 착상에 기여가 충분한 타 직원들이 존재함을 들어, 위 발명은 공동 발명임에도 퇴사 직원A가 단독출원하여 특허법 44조를 위반한 특허이므로 무효사유가 있음을 주장할 수 있습니다.

7. 원만한 해결을 보시길 바랍니다. 소송, 심판청구 비용은 막대합니다.

*위 답변은 본 답변인의 개인적 의견이며 법적 효력은 없음을 알립니다.

특허법인 빛과소금 전승열 변리사