상표권의 권리인정범위에 관해서

Question

해외에 있는 A공장에서 아무런 상표명이 표시되지 않은 난로를 수입해서 '알파난로'라는 상표권을 출원해 팔 때 다른 사람들은 같이 A공장에서 똑같은 난로를 파는건 가능하지만 '알파난로'라는 명칭을 이용해 홍보 및 판매(ex 온라인 판매 사이트에서 '알파난로'라는 명칭을 이용해 판매)할 수는 없는것인가요?

또한 만약에 A공장의 난로의 해외 상표가 '알파난로'이고 또한 국내에서 상표권을 출원하지 않아 제가 알파난로라는 상표권을 출원했다고 가정했을 때, 만약 그 난로에 알파라는 상표가 새겨져 있다면 다른 판매자들이 알파라는 명칭을 이용하지 않더라도 판매하는 것이 불가능한것인가요?

또한 추가적으로 제가 먼저 해외에서 수입해 팔던 재화가 이후 누군가에의해 상표권이 출원되거나 디자인, 특허권이 출원되었을 때, 출원 이후에도 제가 판매를 계속해 그 권리를 침해했다면 경고없이 바로 고소가 가능한 것인가요?

Answer 1

안녕하세요. 최광일 변리사입니다.

상표 독립의 원칙에 따라 해당 상표를 특정 국가에서 보호받고자 하는자는 보호를 받고자 하는 각국마다 상품을 지정하여 등록을 받아야 합니다.

1. 알파난로를 난로를 지정상품으로 하여 국내에서 등록을 받았다고 하면 난로와 동일 유사한 상품에 대한 알파난로와 동일 유사한 상표 사용에 대해서 국내에서 상표권 침해를 이유로한 민형사상 구제조치가 가능합니다.

2. 상표법은 제34조에 소극적 상표 등록 요건을 두어 각 호에 해당되는 상표는 등록을 받을 수 없으며, 착오로 등록이 된 경우 무효 사유로 규정하고 있습니다. 특히 제1항제13호에는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표등록 거절이유 및 착오 등록시 무효 사유로 규정하고 있습니다. 따라서 질문자분이 해외상표가 국내에 미등록된 것을 알고 알파난로를 출원 한 경우 상기 13호에 해당되어 등록이 허여되지 못하거나 착오등록시 무효사유가 될 수 있음을 유의할 필요가 있습니다.

해당 상표법 제34조제1항제13호는 아래와 같습니다.

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) 

13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

3. 상기 세번째 질문과 관련하여 이미 해외에서 수입해 팔던 재화가 이후 누군가에 의해 상표권이 출원된 경우 상기 2와 같은 결론에 도달 할 수 있으며, 이미 재화가 출원전에 타인에 의해 공지된 것이므로 디자인이나 특허로 출원된 경우에는 신규성 또는 진보성 상실을 이유로 등록 거절 이유 및 무효 사유에 해당된다고 말씀드릴 수 있습니다.